Publié le 05/07/2017 dans

Comment bien utiliser les contrats de propriété industrielle ?

 

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Si  vous possédez une marque et que vous voulez la vendre. Si voulez en achetez une marque ou acheter une licence, vous allez devoir faire appel à un contrat de propriété industrielle. Nous allons donc voir en détail dans cet article les deux grands types de contrat : la cession de marques et le contrat de licence de marques.

 

La cession de marques : 

Le contrat de cession de marque est un contrat écrit par lequel le titulaire de la marque transfère à une personne tout ou partie de ses droits de propriété sur la marque.

Ainsi, la cession, en d’autres termes la vente, de la marque peut porter sur la totalité des produits et services visés par ce signe distinctif (cession complète) ou au contraire uniquement sur certains d’entre eux (cession partielle).

Une cession de marque peut s’effectuer à titre gratuit ou onéreux. .

Si la cession est gratuite, elle constitue une donation en droit français et doit à peine de nullité être constatée par un acte notarié (Art. 911 du code civil).

La cession ne peut comporter aucune limitation du territoire national ou communautaire de protection.

Elle vise nécessairement tout le territoire français pour la marque française ou tout le territoire de l’Union européenne si la marque cédée est une marque de l’Union européenne (anciennement appelée marque communautaire).

La cession d’une marque peut être réalisée indépendamment de celle du fonds de commerce.

En toute hypothèse, le cédant (le vendeur) devrait garantir contractuellement au cessionnaire (l’acheteur) l’existence et la validité de sa marque et une jouissance paisible sur celle-ci.

Il est recommandé au cessionnaire de la marque de demande au cédant de lui fournir, préalablement ou concomitamment à la signature du contrat de cession, un état complet des inscriptions figurant à l’INPI s’agissant de la marque à céder ; ceci pour vérifier si la marque n’est pas grevée d’un nantissement ou si elle n’est pas l’objet d’un contrat de licence en vigueur, par exemple.

Le prix de la cession peut consister en une somme calculée forfaitairement après évaluation de la valeur de la marque cédée ou bien sur une base proportionnelle aux résultats d’exploitation de cette marque.

Une fois signé par les parties, le contrat cession devra être inscrit au Registre National des Marques de l’INPI afin d’être opposable aux tiers.

Ce qui vient d’être précisé s’agissant de la cession de la marque pourrait également s’appliquer aux autres signes distinctifs comme les noms de domaines, mais aussi aux brevets d’invention, aux dessins et modèles, etc.

 

Le contrat de licence de marques

Une licence de marque est un contrat en vertu duquel le propriétaire d’une marque (le concédant) autorise un tiers (le licencié) à utiliser la marque dans les conditions et les limites indiquées dans les dispositions du contrat.

Une licence ne peut être concédée que pour les produits ou services visés dans l’enregistrement ou le dépôt de marque.

Elle peut être totale: cas de l’absence de clause sur une limitation territoriale ou de limitation quant aux produits ou services.

Elle est partielle quand elle est accordée pour certains produits et services du libellé de la marque, pour certains territoires ou pour certains modes d’exploitation.

La licence peut être concédée à titre exclusif ou non.

Le concédant doit garantir contractuellement le licencié de l’existence matérielle de la marque et de la jouissance paisible de la marque. On parle de la garantie d’éviction.

Ainsi le concédant doit défendre le licencié dans les actions contentieuses qui pourraient engagées contre lui s’agissant de la marque objet du contrat, qu’il s’agisse d’une action en revendication de tiers sur la marque concédée en licence ou une action en contrefaçon engagées par des tiers.

Le licencié a généralement pour obligation contractuelle d’exploiter personnellement la marque.

La licence peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux.

Dans cette dernière hypothèse, les parties s’accorderont expressément sur le versement d’une somme forfaitaire à laquelle pourront s’ajouter ou non des redevances. Le prix de la licence s’entend généralement d’un versement annuel proportionnel aux ventes générées par les produits et services objets de la licence de marque.

Ce qui vient d’être précisé s’agissant de la licence de la marque pourrait également s’appliquer aux autres signes distinctifs comme les noms de domaines, mais aussi aux brevets d’invention, aux dessins et modèles, etc.

 

Vous comprenez dorénavant les tenants et aboutissants des différents contrats de propriété industrielle. Ces contrats peuvent avoir des enjeux très importants pour votre entreprise alors n’hésitez pas à vous faire accompagner.

Crédit photo : Shutterstock.com

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